3.关于在先专利说明书公开的非专利技术方案构成现有技术的认定
在侵犯实用新型专利权诉讼中，当被告以在先专利主张现有技术抗辩时，应准确把握现有技术的范围，切不可仅将在先专利的权利要求所披露的技术方案作为现有技术，更不可仅将在先专利的独立权利要求所披露的技术方案作为现有技术。事实上，包括权利要求书、说明书及其附图、实施例在内的该在先专利的法律文件所披露的全部技术方案，甚至该在先专利在申请及无效审查过程中所披露的技术方案，都可以构成原告专利的现有技术。
在北京东方京宁建材科技有限公司（简称东方京宁公司）及徐炎诉北京锐创伟业房地产开发有限公司（简称锐创伟业房地产公司）、北京锐创伟业科技发展有限公司（简称锐创伟业科技发展公司）、北京睿达华通化工材料技术有限责任公司（简称睿达华通公司）侵犯实用新型专利权纠纷一案中，见北京市高级人民法院(2008)高民终字第1165号民事判决书和北京市第二中级人民法院（2008）二中民初字第120号民事判决书。徐炎系申请日为2004年7月16日、名称为“一种带硬质加强层的轻质发泡材料填充件”实用新型专利的权利人，东方京宁公司拥有该专利的实施权。锐创伟业科技发展公司在其开发建设的房地产项目中，选择使用了由睿达华通公司制造、销售的被控侵权物“轻质发泡材料建材”。睿达华通公司主张被控侵权物使用的是公知技术，并提供了一份名称为“具有多种截面形状用于混凝土中的轻质多孔材料填充体”在先实用新型专利作为其所主张的公知技术。一审法院认为该公知技术抗辩理由成立，判决驳回二原告的诉讼请求。
北京市高级人民法院认为，实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求，但不能将说明书记载的内容直接搬进权利要求，否则将影响对专利权保护范围的准确界定。本案在先专利至少披露了两项技术方案：其一为独立权利要求所记载的技术方案；其二为专利说明书在说明独立权利要求记载的技术方案之外另行披露的不同于独立权利要求记载的技术方案的技术方案。专利法第五十六条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，故上述第一种技术方案才是在先专利所保护的技术方案，第二种技术方案只是第一种技术方案在获得专利保护的同时专利权人贡献给社会公众的技术方案，二者都构成本专利的公知技术。被控侵权产品使用的技术方案与在先专利记载的第一种技术方案既不相同也不等同，但其与第二种技术方案构成等同。原审法院虽误将第二种方案作为在先专利保护的技术方案，但其有关被控侵权产品系使用公知技术的认定是正确的，北京市高级人民法院遂维持了原审判决。
4.关于定制侵犯他人外观设计专利权的产品并专门用于组装其他产品的行为构成制造侵权的认定
我国2000年专利法第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。”一般说来，当被控侵权产品与外观设计专利产品属于相同或类似产品且二者所使用的外观设计相同或相似时，生产该被控侵权产品的行为构成制造侵权，但对于并不直接生产侵犯他人外观设计专利权的产品，而是将侵犯他人外观设计专利权的产品作为另一产品部件使用的行为，是否构成制造性质的侵犯外观设计专利权，实践中仍然存在分歧。
在本田技研工业株式会社（简称本田株式会社）、东风本田汽车（武汉）有限公司（简称东风本田公司）诉河北新凯汽车制造有限公司（简称河北新凯公司）、高碑店新凯汽车制造有限公司（简称高碑店新凯公司）、北京鑫升百利汽车贸易有限公司（简称鑫升百利公司）侵犯外观设计专利权纠纷一案中，见北京市高级人民法院(2004)高民初字第1472号民事判决书。本田株式会社是“后保险杠”、“前保险杠”、“前格栅”等三项外观设计专利的专利权人，东风本田汽车公司是三项涉案专利的独占被许可人。河北新凯公司委托他人定制了侵犯上述外观设计专利权的后保险杠、前保险杠、前格栅等产品并专门用于组装在其生产的汽车产品上。北京市高级人民法院认为，被控侵权的前保险杠、后保险杠及前格栅产品与原告三项专利构成相近似的外观设计，河北新凯公司委托案外人定制被控侵权产品并专门用于组装涉案汽车，其行为属于制造被控侵权产品的行为；同时，河北新凯公司将安装有被控侵权产品的涉案汽车以整车的形式进行销售，亦构成对被控侵权产品的销售，遂判决河北新凯公司停止被控侵权行为并赔偿原告经济损失及相关合理支出。
二、商标案件审判的新发展
（一）商标行政案件审判的新发展
1.关于确定引证商标是否为驰名商标的时间标准应为争议商标注册申请日的认定
商标是否驰名是一个客观事实，对这一客观事实的认定往往具有滞后性，即通常是先有商标驰名的事实，后有行政或司法对该驰名事实的认定。根据我国商标法的规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。以争议商标的注册申请违反了商标法的上述规定为由请求撤销该争议商标的，撤销请求人应当提供证据证明引证商标为驰名商标。这里需要特别注意的是，此时确定引证商标是否为驰名商标的时间标准，应为争议商标的注册申请日，即撤销请求人提供的证据应当证明至少在争议商标的注册申请日前，引证商标已经构成驰名的事实。如果撤销请求人仅能证明引证商标在争议商标注册申请日后具有较高知名度，则不足以判定争议商标的注册申请违反了商标法第十三条第二款的规定。
在蒋道彪诉商标评审委员会及第三人上海日立电器有限公司（简称日立公司）商标撤销行政纠纷一案中，见北京市高级人民法院(2008)高行终字第446号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第1338号行政判决书。引证商标第1053532号“海立”文字商标的申请日为1996年5月30日，获准注册日为1997年7月14日，核定使用于第7类空调压缩机商品上。争议商标第1634023号“海立HaiLi及图形”商标的申请日为2000年7月7日，获准注册日为2001年9月14日，核定使用于第11类空气调节器、空气调节装置、厨房用抽油烟机等商品上，商标权人为蒋道彪。2005年2月22日，日立公司以争议商标的注册违反商标法第十三条第二款的规定等为由，请求撤销争议商标。商标评审委员认为，在争议商标申请注册前，引证商标经过长期使用和广泛宣传，已为中国相关公众广为知晓并享有较高声誉，可以认定为驰名商标。争议商标整体上与引证商标的读音、含义均完全相同，同时鉴于“海立”具有一定的独创性，在引证商标已广为公众知晓的前提下，可以认定争议商标构成对日立公司驰名商标的复制、模仿。蒋道彪作为家电、制冷行业同业人员，对此理应知晓，但仍以复制、模仿的方式在空调器等商品上申请注册，容易导致相关公众对商品来源产生混淆或者误认。商标评审委员会据此裁定撤销争议商标的注册。一审法院认为，日立公司提供的证据不足以证明引证商标驰名的事实，判决撤销商标评审委员会的裁定并责令其重新作出裁定。
北京市高级人民法院认为，日立公司应当证明其引证商标在争议商标申请注册时，即在2000年7月7日之前已经成为驰名商标。为此，日立公司在商标评审程序中向商标评审委员会提交的若干证据，只有极个别能证明日立公司在1998年、1999年就使用了“海立”商标，不足以证明在2000年7月之前相关公众对该商标的知晓程度。因此，不能判定日立公司所使用的引证商标在争议商标申请注册前已经为中国相关公众广为知晓，从而达到驰名程度。北京市高级人民法院判决维持原审判决。
2.关于被代理人将与代理人商标相近似的商标指定使用在类似商品上的注册是否应予撤销的认定
商标法第十五条规定，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。如果争议商标与被代理人商标完全相同且二者指定使用在相同商品或服务上，当然可以依据商标法的上述规定予以撤销，但如果与被代理人商标相似的争议商标注册使用在相同商品或服务上，或者与被代理人商标相同的争议商标注册使用在类似商品或服务上，或者与被代理人商标相似的争议商标注册使用在类似商品或服务上，可否依据商标法的上述规定予以撤销？北京市高级人民法院在最近的一份判决中给出了肯定的答案。
在上海东狮实业有限公司（简称东狮公司）诉商标评审委员会及第三人诺维普兰斯特·普兰斯蒂克·圣维蒂克股份公司商标撤销行政纠纷一案中，见北京市高级人民法院(2007)高行终字第548号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第597号行政判决书。诺维普兰斯特有限公司自1991年起在土耳其、新加坡、马来西亚和印度尼西亚等地注册了“VESBO及图”系列商标，指定使用商品为第11类管道、管道配件等水暖管件。作为诺维普兰斯特有限公司在中国上海地区的分销商，中远公司未经合法授权注册了争议商标“卫水宝VESBO及图”并转让给东狮公司，该争议商标指定使用商品为第19类非金属水管。诺维普兰斯特·普兰斯蒂克·圣维蒂克股份公司以争议商标的注册违反商标法第十五条的规定为由，请求商标评审委员会予以撤销。商标评审委员会认为争议商标的注册违反了商标法第十五条的规定，裁定撤销争议商标的注册。一审法院判决维持了商标评审委员会的裁定。
北京市高级人民法院认为，商标法第十五条规定的“代理人”应当包括总经销（独家经销）、总代理（独家代理）等特殊销售代理关系意义上的代理人；“被代理人的商标”并不限于在我国注册的商标。争议商标核准使用商品为非金属水管，诺维普兰斯特股份公司的“VESBO”、“VESBO及图”商标实际使用的商品为管道、水暖管件等水暖装置等，两种商品的功能、用途基本相同，生产部门、销售渠道和销售对象也无太大差异，应当认定为类似商品。争议商标中的“VESBO及图”部分与诺维普兰斯特股份公司的“VESBO及图”商标完全相同，争议商标在“VESBO及图”下方所添加的“卫水宝”汉字并非汉语常用词组，与“VESBO”谐音且与“VESBO”一同使用，此可以认定为“VESBO”的音译。因此，争议商标与被代理人商标已构成相似商标，争议商标的注册违反了商标法第十五条的规定。北京市高级人民法院判决维持了原审判决。这里进一步指出的是，本案已经判定与被代理人商标相似的争议商标注册使用在类似商品或服务上违反商标法第十五条的规定，根据“举重以明轻”的法理原则，与被代理人商标相似的争议商标注册使用在相同商品或服务上，或者与被代理人商标相同的争议商标注册使用在类似商品或服务上，同样可以依据商标法第十五条的规定予以撤销。
3.关于直接反映商品所表现的内容的标志不具有显著性的认定
商标法第十一条第一款第三项明确规定，缺乏显著特征的标志不得作为商标注册。显著性是指商标所具有的区分商品或服务来源的特性，它是商标获得注册的重要前提，缺乏显著性的标志不可能取得注册。商标在作为商标使用或注册前，其可能具有一定含义，也可能不具有任何含义，但在其作为商标使用或注册后，无论其原本是否具有其他含义，都应具备区分商品或服务来源这一含义，也正是这一含义确保了该商标所必须具备的显著性。如果该商标的原本含义过于强势，使得其难以形成区分商品或服务来源的含义，则应判定该商标不具有显著性，该商标不应获得注册或者应被撤销注册。当然，在经过漫长的实际使用后，该商标取得了区分商品或服务来源这一含义后，则可以取得注册。
