2.关于未在中国实际使用的商标可否认定为驰名商标的认定
驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。根据中国商标法第十四条的规定，驰名商标的认定应当考虑以下因素：相关公众对该商标的知晓程度、该商标使用的持续时间、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围、该商标作为驰名商标受保护的记录以及该商标驰名的其他因素。其中商标的实际使用对驰名商标的认定具有最为重要的意义，这不仅是因为对商标的使用是实现商标基本功能的前提和基础，同时也是创造和累积商标价值的重要途径和方式。对于未在中国实际使用过的商标，或者说商标持有人未在中国使用过其商标却又申请认定该商标为驰名商标的，一般不得认定为驰名商标。
在辉瑞有限公司(简称辉瑞公司)、辉瑞制药有限公司（简称辉瑞制药公司）诉北京健康新概念大药房有限公司（简称新概念公司）、上海东方制药有限公司（简称东方公司）破产清算组、广州威尔曼药业有限公司（简称威尔曼公司）不正当竞争及侵犯未注册驰名商标权纠纷一案中，见北京市高级人民法院(2007)高民终字第1684号民事判决书和北京市第一中级人民法院（2005）一中民初字第11352号民事判决书。1997年11月28日，辉瑞公司在中国注册了第1130739号“VIAGRA”文字商标，指定使用的商品为第5类人用药、医用制剂。辉瑞公司还在中国香港、台湾地区获得了“伟哥”繁体文字注册商标申请。1998年8月12日，辉瑞公司向商标局申请注册“伟哥”商标，商标局以威尔曼公司于1998年6月2日在先申请注册的第1911818号“伟哥”商标为由，决定驳回其注册申请。辉瑞公司不服该驳回决定并提出复审请求，目前该复审请求仍在审查之中。同时，辉瑞公司就威尔曼公司在先申请注册的第1911818号“伟哥”商标提出异议申请，目前商标局尚未作出处理决定。辉瑞公司及辉瑞制药公司至今亦未在中国内地使用“伟哥”商标。针对中国内地部分媒体在1998年9月至11月期间有关“伟哥”的报道，辉瑞公司曾声明其生产的药品的正式名称为“VIAGRA”。两原告认为“伟哥”系其未注册驰名商标，三被告生产、销售的“伟哥”药品的行为侵犯了其未注册驰名商标权。一审法院认为“伟哥”不构成未注册驰名商标，判决驳回了两原告的诉讼请求。
北京市高级人民法院认为，虽然辉瑞公司在香港及台湾地区申请注册了“伟哥”繁体文字商标，但根据商标独立保护原则，辉瑞公司在中国内地并不对“伟哥”商标享有权益。中国内地媒体在1998年9月至11月期间的有关报道中虽然多将“伟哥”与“VIAGRA”相对应，但上述报道均系媒体所为而并非两原告所为，辉瑞制药公司亦声明其研发生产的药品“VIAGRA”的中文正式名称为“万艾可”，故有关媒体将“VIAGRA”称为“伟哥”不能反映两原告当时的真实意思，亦不能将媒体的相关报道视为两原告实际使用“伟哥”商标的行为，且媒体报道亦不足以证明“伟哥”在中国有较高的知名度和声誉。由于两原告未在中国内地实际使用“伟哥”商标，亦不能证明其“伟哥”商标在中国内地已具有较高知名度，故不能认定“伟哥”为两原告在中国内地的未注册驰名商标。北京市高级人民法院维持了原审判决。
3.关于销售时不导致消费者混淆的行为不侵犯他人商标权的认定
商标法第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权。对于立体商标而言，该规定中的“商标近似”，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。这就是说，消费者对产品来源的误认或者产生某种联想是判定商标是否近似的重要因素，而消费者对商品来源的混淆可以分为售时混淆和售后混淆。售时混淆是指在销售商品时也就是消费者购买商品时产生的混淆，售后混淆则是指消费者在购买商品以后的使用或其他过程中产生的混淆。对于仅有售时混淆和同时包含售时混淆和售后混淆的情形来说，通常可以认定为侵犯商标权，但对于没有售时混淆而仅有售后混淆的情形，可否认定侵犯他人商标权，应当说在司法实践中具有较大争议。北京市高级人民法院在最近的判决中对这一问题给出了明确的意见。
在辉瑞产品有限公司（简称辉瑞产品公司）、辉瑞制药有限公司（简称辉瑞制药公司）诉北京健康新概念大药房有限公司（简称新概念公司）、江苏联环药业股份有限公司（简称联环公司）广州威尔曼药业有限公司（简称威尔曼公司）侵犯商标专用权纠纷一案中，见北京市高级人民法院(2007)高民终字第1686号民事判决书和北京市第一中级人民法院（2005）一中民初字第11351号民事判决书。辉瑞产品公司系第3110761号菱形立体注册商标（即涉案立体商标）的权利人，指定使用商品为第5类医药制剂、人用药等。辉瑞产品公司许可辉瑞制药公司使用涉案立体商标。三被告生产并销售的被控侵权药品的包装盒上载明药品名称为“甲磺酸酚妥拉明分散片”，用于治疗男性勃起功能障碍。该药品的包装盒正反面标有“伟哥”和“TM”字样，并标明了生产日期和生产厂家，上述“伟哥”两字有土黄色的菱形图案作为衬底。该包装盒内药片的包装为不透明材料，其上亦印有“伟哥”和“TM”、“江苏联环药业股份有限公司”字样，药片的包装有与药片形状相应的菱形突起。该药片为浅蓝色、近似于指南针形状的菱形，并标有“伟哥”和“TM”字样。威尔曼公司1998年6月2日向商标局申请注册“伟哥”文字商标，使用商品包括人用药。目前该申请尚未被核准注册。一审法院认为，被控侵权产品与原告商标构成近似。尽管在实际销售时，由于被控侵权药片的包装为不透明材料，消费者看不到药片的外表形态，但商标的功能和价值不仅仅体现在销售环节中用以区分不同的生产者，还在于体现生产者的信誉和商品声誉。知道原告商标的消费者在看到被控侵权产品时，会因为两者的形状、颜色近似而认为被控侵权产品与两原告存在某种联系，进而产生误认。一审法院判定三被告生产、销售被控侵权产品的行为侵犯了原告商标权。
北京市高级人民法院认为，商标是商品的生产者或者经营者在其生产、加工或销售的商品上以文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合等所制作的一种标识，以此证明该商品的特定身份并区别于其他商品，即商标是一种能够将某一企业的商品或服务与其他企业的商品或者服务区分开的标识。本案联环公司生产的“甲磺酸酚妥拉明分散片”药片在由新概念公司销售时，药片包装盒和药片包装已明显起到表明商品来源和生产者的作用。虽然该药片的包装有与药片形状相应的菱形突起、包装盒上“伟哥”两字有土黄色的菱形图案作为衬底，但消费者在购买该药品时并不能据此识别该药片的外部形态。这就是说，由于包装于不透明材料内的药片在销售时并不能起到表明其来源和生产者的作用，即便该药片的外部形态与辉瑞产品公司的涉案立体商标相同或相近似，但消费者在购买该药品时不会与辉瑞产品公司的涉案立体商标相混淆，亦不会认为该药品与辉瑞产品公司、辉瑞制药公司存在某种联系进而产生误认，故联环公司的涉案使用行为不构成对辉瑞产品公司涉案立体商标权的侵犯。因此，三被告的涉案行为并未构成对辉瑞产品公司商标专用权的侵害，也未损害辉瑞制药公司的利益。北京市高级人民法院改判撤销一审判决并驳回两原告的诉讼请求。
4.关于对将他人在先注册商标申请为外观设计专利的行为能否通过民事诉讼予以救济的认定
商标法第五十二条在明确规定了四种侵犯注册商标专用权的行为后，同时规定了兜底条款，即“（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为也可能构成侵犯注册商标专用权的行为”。商标法实施条例第五十条规定了两种属于该兜底条款的情形：（一）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；（二）故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条进一步规定了三种属于该兜底条款的情形：（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；（二）复制、模仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；（三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。商标法实施条例及司法解释的上述规定对商标法第五十二条兜底条款提供了例示。将他人在先注册商标作为主要设计元素申请外观设计专利，并不属于商标法第五十二条、商标法实施条例及司法解释所明示的侵犯商标权行为。那么，能否通过民事诉讼对这种行为提供救济呢？
在路易威登马利蒂股份有限公司诉王军侵犯注册商标专用权纠纷一案中，见北京市高级人民法院(2008)高民终字第114号民事判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中民初字第4873号民事判决书。路易威登马利蒂公司系在先注册的第241000号“路易威登”、第241081号“LV”、第1106237号图形和第1106302号图形四个注册商标的权利人，其指定使用商品均为第18类旅行包、背包、手提包、购物袋、公文包（箱）等。王军向中华人民共和国国家知识产权局申请了名称为“手提袋”的第02367907.7号外观设计专利并已获得授权，该专利主视图突出使用的文字和图形分别与路易威登马利蒂公司的上述四个注册商标的文字和图形相同。路易威登马利蒂公司以王军未经其许可，抄袭其注册商标并将之简单附加在手提袋形状上申请的外观设计专利，与其注册商标专用权存在冲突并侵犯其注册商标专用权为主要理由，请求法院判令王军不得使用第02367907.7号名称为“手提袋”的外观设计专利产品。一审法院认为，王军申请第02367907.7号外观设计专利的行为已构成我国商标法第五十二条第（五）项中“其他侵犯注册商标专用权的行为”，判决王军不得使用该外观设计专利产品。
北京市高级人民法院认为，我国专利法第二十三条规定，授予专利权的外观设计，不得与他人在先取得的合法权利相冲突。专利法实施细则第六十五条第三款规定：“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。”上述规定表明，授予专利权的外观设计侵犯在先权利的，可以不经宣告外观设计专利无效而直接认定其侵权，不受经行政程序取得的权利必须经行政程序方可否定其效力的一般规则的限制，其经行政程序取得的权利不能成为阻却违法的事由，而宣告该外观设计专利权无效恰恰以“提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决”为前提条件或者前置程序。本案路易威登马利蒂公司涉案四个注册商标核定使用的商品为手提包、购物袋等，与王军第02367907.7号外观设计专利的产品手提袋在功能、用途、消费对象、销售渠道等方面均相同，应认定为类似商品。第02367907.7号外观设计专利产品主视图上突出使用的文字和图形分别与路易威登马利蒂公司四个注册商标的文字和图形相同，王军在其外观设计专利产品上的这种突出使用行为起到了标示商品来源的作用，已经构成了在同一种和类似商品上使用与路易威登马利蒂公司上述注册商标相同商标的行为。虽然本案并无证据显示王军已实际将其外观设计专利产品投入市场使用，但其一旦投入市场即会不可避免地造成相关公众的混淆误认，给路易威登马利蒂公司的上述注册商标专用权造成侵害。北京市高级人民法院遂维持了原审判决。
